dispoziţiile legale ce protejează drepturile asupra mărcilor şi a desenelor/modelelor industriale,
încălcările acestor drepturi întâlnite în practică,
apărarea drepturilor prin mijloace civile şi penale,
apărări uzuale specifice domeniului auto.
I. ASPECTE PRIVIND ACŢIUNILE CIVILE - MĂRCILE
I. ASPECTE PRIVIND ACŢIUNILE CIVILE - MĂRCILE
A. CONTRAFACEREA PROPRIU-ZISĂ
Dispoziţii legale
Exemple de încălcări întâlnite în practică
Apărări frecvente din partea pârâţilor
B. ÎNCĂLCĂRI PRIN IMPORTUL/COMERŢUL NEAUTORIZAT DE PRODUSE
Dispoziţii legale
Aspecte practice
Apărări frecvente din partea pârâţilor
C. FOLOSIREA MĂRCII PENTRU INDICAREA DESTINAŢIEI PRODUSELOR
Dispoziţii legale
Jurisprudenţa CJUE
Exemple de încălcări întâlnite în practică
II. ASPECTE PRIVIND ACŢIUNILE CIVILE – DESENE/MODELE
Dispoziţii legale
Exemple de încălcări întâlnite în practică
Apărări frecvente din partea pârâţilor
III. ASPECTE PRIVIND COMBATEREA CONTRAFACERII PE LATURĂ PENALĂ
Dispoziţii legale în domeniul mărcilor
Dispoziţii legale în domeniul desenelor/modelelor
Apărări frecvente
A. CONTRAFACEREA PROPRIU-ZISĂ
Dispoziţii legale:
Art. 36 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
Art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul UE 2015/2424 din 16.12.2015.
În baza acestor dispoziţii, titularul unei mărci poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
Apărări frecvente din partea pârâţilor
Apărări frecvente din partea pârâţilor
Semnele folosite nu sunt identice/similare mărcilor sau pe produse sunt şi elemente figurative/verbale suplimentare, care sunt eventual înregistrate ca marcă, de natură să înlăture gradul de similaritate semn/marcă şi riscul de confuzie.
Maşinuţele jucării au fost importate pentru uzul personal al familiei, eventual cu scopul de a fi oferite cadou în diverse ocazii.
Acţiunea civilă este lipsită de obiect deoarece pârâţii retrag produsele contrafăcute de la comercializare.
Pârâţii nu au ştiut că produsele sunt contrafăcute.
B. ÎNCĂLCĂRI PRIN IMPORTUL/COMERŢUL NEAUTORIZAT DE PRODUSE
B. ÎNCĂLCĂRI PRIN IMPORTUL/COMERŢUL NEAUTORIZAT DE PRODUSE
Dispoziţii legale:
Art. 38 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice: (1)Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European sub această marcă de titularul însuşi sau cu consimţământul său.
Art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul UE 2015/2424 din 16.12.2015.
Dispozitiile legale sunt în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea din 16 iulie 1998 în Cazul C-355/966, Silhouette v. Hartlauer) care arată că:
„Regulile naţionale care prevăd epuizarea dreptului la marcă cu privire la produsele puse pe piaţă în afara Spaţiului Economic European (EEA) sub marca respectivă de către proprietar sau cu consimţământul său sunt contrare articolului 7 (1) din Prima Directiva a Consiliului 89/104/EEC.”
Aspecte practice
Aspecte practice
În practică, întâlnim frecvent importul pieselor auto din ţări precum Coreea sau Emiratele Arabe. În aceste cazuri nu vorbim de produse contrafăcute, ci de produse care nu sunt destinate pieței comunitare.
Uneori, produsele sunt reţinute iniţial de autorităţile vamale în baza Legii nr. 344/2005 şi a Regulamentului nr. 608/2013, dar, în momentul în care titularii de marcă constată că produsele provin din importuri neautorizate, aceştia trebuie să acţioneze fie prin formularea acţiunilor civile, fie a plângerilor penale.
Apărări frecvente din partea pârâţilor:
Apărări frecvente din partea pârâţilor:
Faptele sunt legale deoarece nu sunt sancţionate de dispoziţiile din Legea nr. 344/2005, respectiv Regulamentul nr. 608/2013.
Invocarea principiului epuizarii dreptului la marcă.
Titularul trebuia să facă dovada că bunurile nu au fost puse în circulaţie în spaţiul comunitar cu acordul său.
Titularul nu a suferit un prejudiciu ca urmare a importurilor neautorizate.
Titularul nu poate interzice unui terţ utilizarea mărcii atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinaţiei unui produs, în special ca accesorii sau piese detaşate.
Prin interzicerea importurilor neautorizate, se încalcă dispoziţiile în materie de concurenţă.
C. FOLOSIREA MĂRCII PENTRU INDICAREA DESTINAŢIEI PRODUSELOR
C. FOLOSIREA MĂRCII PENTRU INDICAREA DESTINAŢIEI PRODUSELOR
Dispoziţii legale:
Art. 39 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice:
(1)Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:
c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.
(2)Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.
Aceleaşi dispoziţii se regăsesc în art. 12 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul UE 2015/2424 din 16.12.2015.
Textul de lege se referă, în special, dar nu numai, la situația în care un comerciant produce accesorii sau piese detaşabile, folosind sub marcă proprie aceste produse (piese) şi căruia legea îi permite să indice pe ambalaj marca produsului căruia acestea îi sunt destinate.
Jurisprudenta CJUE:
Jurisprudenta CJUE:
Cauza C - 2/00 Holterhoff vs. Ulrich Freiesleben
CJUE a arătat că titularul unei mărci nu se poate opune folosirii mărcii de către un terţ în cursul negocierilor comerciale, dacă arată originea comercială a bunurilor pe care le-a produs el însuşi şi foloseşte marca doar pentru a arăta caracteristicile bunurilor.
Curtea a precizat ca excepţia nu este limitată la accesorii sau piese detaşabile acestea fiind menţionate doar cu titlu exemplificativ. In acelaşi caz, Curtea a mai reţinut ca terţul trebuie să acţioneze în aşa fel încât să respecte interesele legitime ale titularului de marcă şi a considerat că există o folosire neloială dacă:
- se dă impresia unei legături economice;
- se poate obţine un profit injust sau aduce atingere reputaţiei mărcii, prin modul de folosire;
- se compară calităţile în sensul de a le prezenta ca produse echivalente sau imitaţii ale celor vândute sub marcă.
Cauza C 48/05 Adam Opel AG împotriva Autec AG
Cauza C 48/05 Adam Opel AG împotriva Autec AG
Atunci când o marcă este înregistrată în special pentru autovehicule, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă, cu scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, precum și comercializarea respectivelor modele la scară redusă nu constituie o utilizare a unei indicații referitoare la o caracteristică a acestor modele la scară redusă în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.
Cauza C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV vs. Ronald Karel Deenik
Cauza C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV vs. Ronald Karel Deenik
« Titularul unei mărci nu este în măsură să interzică unui terţ să folosească marca pentru informarea publicului despre faptul că el se ocupă cu reparatia şi întretinerea bunurilor purtând marca şi care au fost comercializate sub marcă de către titular sau cu acordul acestuia sau că este specializat in vânzarea, intretinerea sau repararea unor astfel de bunuri, cu excepţia când marca este folosită în aşa fel încât creează impresia existenţei unei legături între comerciant şi titularul de marcă, în mod special, dacă se creează impresia că afacerea revânzătorului/distribuitorului este afiliată la reţeaua de distribuţie a titularului de marcă sau că ar exista o relaţie anume între aceste entităţi. »
Textele sub formă de propoziţii prin care Ronald Karel Deenik anunţa că “vinde piese BMW, repară BMW şi este specialist BMW” se încadrează în limitele excepţiei prevăzute de Directivă.
Pentru a determina dacă există sau nu riscul inducerii unei legături false trebuie verificat şi prin prisma celorlalte teste obiective:
Pentru a determina dacă există sau nu riscul inducerii unei legături false trebuie verificat şi prin prisma celorlalte teste obiective:
Dacă foloseşte şi o marcă proprie pentru identificarea propriilor produse şi servicii sau, în caz negativ, cum ar fi fost reprezentate semnele comerciale dacă ar fi folosit o marcă proprie;
Dacă forma în care este folosită marca este limitată la strictul necesar impus de comunicarea informaţiilor privind activitatea societăţii sau caracteristicile produsului.
În toate cazurile, CJUE a arătat că rămâne ca instanţa naţională să determine în concret dacă modalitatea, forma de folosire a mărcii era necesară şi potrivit bunelor practici, adică excluzând orice folosinţă a funcţiei de marcă.
Exemple de încălcări întâlnite în practică
Exemple de încălcări întâlnite în practică
Produsele importate poartă fără drept semne identice şi/sau similare cu mărcile titularului, daca sunt scrise de o manieră centrală, ca titlu de etichetă, fără menţiunea „pentru” sau „compatibil cu...”, bolduit, cu font mai mare, astfel încât poate fi percepută ca o marcă de produs, sau ca un produs licenţiat de titularul mărcii. O astfel de folosire este în afara standardelor definite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru noțiunea de „practica comercială onestă” în cauza Gillette.
Planşele şi machetele care însoţesc cartea sunt în sine nişte produse, care nu sunt impuse de necesitatea unei comunicări uzuale descriptive în contextul articolelor publicate
Planşele şi machetele care însoţesc cartea sunt în sine nişte produse, care nu sunt impuse de necesitatea unei comunicări uzuale descriptive în contextul articolelor publicate
K&N reusable oil filter part SS-2011 was engineered for 2011 and 2012 Ford F-150 models with the 3.7L engine. The 2010 to 2012 6.2L Ford F150 use K&N's SS-2010 washable and reusable oil filter. 1997 through 2010 Ford F-150 models with the 5.4L and 4.6L engines will also use the SS-2010.
Dispoziţii legale:
Dispoziţii legale:
Art. 30 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor si modelelor: Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său. Titularul are dreptul de a interzice terţilor sã efectueze, fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.
Art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001: 1) Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terţ utilizarea acestuia fără consimţământul titularului. Prin utilizare, în înţelesul prezentei dispoziţii, se înţelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piaţă, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, (...). Potrivit art.10 din Regulament se consideră că există o folosire a modelului înregistrat dacă aspectul produsului “nu produce asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală globală diferită”.
Exemple de încălcări întâlnite în practică
Exemple de încălcări întâlnite în practică
În practică, se întâlnesc frecvent încălcări prin folosirea desenelor/modelelor pentru jucării:
Apărări frecvente din partea pârâţilor
Apărări frecvente din partea pârâţilor
produsele produc asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală globală diferită de cea produsă de modelele/desenele reclamantei.
drepturile reclamantei sunt înregistrate doar pentru autovehicule, nu şi pentru maşinuţe de jucărie.
pe piaţă există şi alţi comercianti care comercializează acelaşi tip de produse sau compania vânzătoare comercializează produsele prin intermediul site-ului propriu.
Dispoziţii legale în domeniul mărcilor
Art. 90 din Legea 84/1998: (1)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a)contrafacerea unei mărci;
b)punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.
Dispoziţii legale în domeniul desenelor/modelelor
Art. 52 alin. 1 din Legea nr. 129/1992:„Săvârșirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 30, după data înregistrării desenului sau modelului, constituie infracţiunea de contrafacere și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă.”
Premisa infracţiunii de contrafacere este aceea că folosirea mărcilor sau desenelor/modelelor înregistrate are loc fără drept, deci fără acordul titularului. În toate cazurile în care nu există acordul expres al titularului, folosirea sau comercializarea produselor care poartă semne identice sau similare cu mărcile protejate de legile în vigoare se face fără drept şi este sancţionată penal.
Premisa infracţiunii de contrafacere este aceea că folosirea mărcilor sau desenelor/modelelor înregistrate are loc fără drept, deci fără acordul titularului. În toate cazurile în care nu există acordul expres al titularului, folosirea sau comercializarea produselor care poartă semne identice sau similare cu mărcile protejate de legile în vigoare se face fără drept şi este sancţionată penal.
Lipsa unei autorizaţii din partea titularului reprezintă o condiţie necesară şi suficientă pentru a se reţine infracţiunea de contrafacere dacă încălcarea are loc cu vinovăţia cerută de lege.
Atât în ceea ce priveşte mărcile, cât şi în cazul desenelor/modelelor, în practică, se solicită deseori efectuarea unei expertize, pentru a putea observa faptul că produsele importate/comercializate de persoanele împotriva cărora se formulează plângere nu sunt identice/similare cu mărcile, respectiv nu încorporează desenele/modelele invocate.
Însă, trebuie menţionat că titularul de marcă sau desen/model este singurul care poate stabili caracterul contrafăcut al produselor în cauză, prin anumite elemente cunoscute doar lui, care îi asigură o protecţie sporită împotriva actelor de contrafacere. Nu se poate susţine că un expert cunoaşte toate elementele distinctive prin care se poate releva în mod categoric caracterul original sau contrafăcut al produselor.
Modul diferit de distribuţie a produselor inlatura riscul de confuzie
Modul diferit de distribuţie a produselor inlatura riscul de confuzie
CJUE a stabilit cu putere obligatorie că, în astfel de situaţii, anumite decizii de marketing privind distribuţia produselor, modul de promovare, nu pot fi luate în considerare, neinfluenţând analiza similarităţii sau identităţii produselor dupa natura lor. (CJUE, cauza Castell del Remei Oda, cazul T-101/06; cauza Quantum, C-171/06P; cauza G, cazul C-354/11P; cauza Yakut, cazul T-276/09)
Ştanţarea semnului sau aplicarea unui autocolant 3D înlătură riscul de confuzie
este un fapt irelevant din perspectiva existenţei riscului de confuzie, cât timp etichetele sau ștanțările cuprind semne identice sau similare care pot induce in eroare publicul cu privire la originea bunurilor.
Lipsa intenţiei
Lipsa intenţiei
Alterarea unei litere din marcă dovedeşte din contră, fără dubiu, că făptuitorul a știut că produsele sunt contrafăcute și a realizat cu intenție actele de comerț ilicite.
Calitatea de comerciant a făptuitorului presupune obligaţia acestuia de a depune diligenţe pentru a cunoaşte provenienţa mărfurilor pe care le comercializează, precum şi regimul lor juridic.
În practică, ne confruntăm cu o creştere a cazurilor având ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin importul şi comercializarea pieselor auto şi a altor produse ce ţin de industria auto.
În practică, ne confruntăm cu o creştere a cazurilor având ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin importul şi comercializarea pieselor auto şi a altor produse ce ţin de industria auto.
Demersurile titularilor de drepturi se finalizeaza in general în mod favorabil, instantele dispunând interzicerea actelor de comert ilegale, distrugerea produselor ce încalcă drepturile de proprietate industrială. Acest fapt conduce la o descurajare a făptuitorilor în a mai comercializa produse ce încalcă drepturile titularilor, contribuind astfel la diminuarea faptelor ilicite şi a prejudiciilor create companiilor renumite în industria auto.
